Aspectos polémicos del Protocolo de Madrid

I. Introducción

La República de Colombia, se ha comprometido a adoptar en el 2009, el Protocolo de Madrid (en adelante el Protocolo), como parte del Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos de América (en adelante TLC). Con este acto, el Estado colombiano ha comprometido a los empresarios de todos los sectores y se ha obligado a sí mismo, con un instrumento internacional que no tuvo el debate que merecía un cambio tan radical. Este tratado por su trascendencia, debió haber tenido un tratamiento independiente, pues encontramos objetable que durante el proceso de negociación de un tratado bilateral de libre comercio se utilice como “moneda de cambio” por las partes, la suscripción de tratados de carácter multilateral. Sin embargo, no queda duda que ésta decisión fue más política que técnica, pues existían claras recomendaciones dadas al equipo negociador colombiano, por entidades tales como ASIPI (Asociación Inter-Americana de la Propiedad Industrial) y el Subcomité Colombiano en Materias de Propiedad Intelectual de la CCI (Cámara de Comercio Internacional), de los eventuales motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad e inconveniencia que el adoptar dicho tratado conllevaría.

Sin embargo, la adopción del Protocolo ya es una realidad que se concreta en tres (3) años, y debemos hacer un análisis pragmático de las ventajas y desventajas de dicho instrumento para una economía como la colombiana, y de los otros países con situaciones similares. Colombia se erigirá por lo tanto, en laboratorio de la forma como se adoptará y como operará el Protocolo, antes de que el mismo se introduzca posiblemente en otros regímenes continentales.

El Protocolo de 1989 hace parte del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas establecido en 1891 Casi cien (100) años después de la aparición del Arreglo de Madrid ., se creó el Protocolo como herramienta de rescate para el sistema de registro internacional de marcas, bajo la administración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), quien promociona éste tratado a los Estados, como un vehículo para la simplificación del registro de marcas a escala mundial bajo un solo trámite, disminuyendo los costos en los procesos de registro y alteraciones que recaen sobre el mismo hoy en día.

A la fecha, ningún otro país suramericano diferente a Colombia se ha comprometido con la adopción del Protocolo, y en el ámbito americano, sólo Barbuda, Cuba y los Estados Unidos de América, hacen parte de éste tratado. Hoy lo conforman setenta y ocho (78) países, lo que representa un incremento significativo frente a los veinticinco (25) países que lo conformaban en 1989. Una razón de lo anterior, tiene que ver con el hecho que en cifras del año 2003, el porcentaje de utilización del Protocolo por parte de los países en vía de desarrollo fue del 2.8% frente a una utilización del 72.8% por parte de los países industrializados . Dentro del grupo de mayores usuarios del sistema se destaca la participación de Alemania con el 22.9%, Francia con el 15% y Benelux con el 9.6%. Estas cifras se han modificado ligeramente en el 2005 en donde Alemania aparece solo con el 17.3%, Francia con el 10.4% y Benelux con el 7.2%, dándole las estadísticas ahora cabida a los Estados Unidos de América con un porcentaje de utilización del 8.5%. Lo anterior, evidencia la difícil situación a la que se irán a enfrentar el general de las empresas latinoamericanas en su mayoría pequeñas y medianas industrias, a quienes les resulta difícil competir en un ámbito global. No sobra decir, que por lo menos en el caso colombiano, las pequeñas y medianas industrias representan el 96% del total de empresas, proporcionando el 70% del empleo y el 25% del PIB.

Además, es importante tener en cuenta que la adopción del Protocolo traerá fuertes consecuencias para Colombia tanto en su ámbito jurídico interno, como en sus relaciones internacionales, en particular con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia). La legislación en materia de Propiedad Industrial, actual y vigente en la Comunidad incluyendo las marcas, es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante la Decisión 486). Como resulta obvio, la primera condición para la adopción del Protocolo tendría que haber sido su armonización con la Decisión 486, la cual resulta compleja, toda vez que tanto Bolivia como Venezuela no hicieron parte del TLC. De allí que los Presidentes de Venezuela y de Bolivia, Hugo Chávez y Evo Morales respectivamente, tomen ahora un rol preponderante en las negociaciones que permitan acomodar la Decisión 486 al TLC y al Protocolo, panorama que no se ve claro y amenaza con acabar con la Comunidad Andina de Naciones.

Ahora bien, el propósito de éste escrito es el de resaltar los aspectos más polémicos del Protocolo, dados principalmente por la ilegalidad, inconstitucionalidad o inconveniencia que presenta el mismo, para un caso como el colombiano, el cual puede asimilarse a otros estados de la región, así:


II. Sobre la Inconstitucionalidad del Protocolo de Madrid.

Aunque no se pretende hacer aquí un detallado estudio, para Colombia, así como otros países latinoamericanos, existen fuertes razones de inconstitucionalidad que hoy impiden la adhesión al Protocolo de Madrid. Es importante recalcar que en el caso particular de Colombia, dichos inconvenientes tienen fundamento en la posible violación de los artículos 23, 29, 113, 117, 118, 119 y 122 de su Constitución Política, en los aspectos que se dejan enunciados a continuación:

2.1 La Soberanía del Estado

Respecto de la soberanía por ejemplo, la violación del artículo 113 de la Constitución Política se presenta como consecuencia de la pérdida de la soberanía de Colombia para regular el tema de la Propiedad Industrial. Con la transferencia de funciones a la OMPI, la división de poderes pierde su integridad, y vendría a ser reemplazada por un ente ajeno al Estado Colombiano. Esto quiere decir, que habría una serie de derechos económicos con efecto en el territorio colombiano, concedidos por fuera del control del Estado. Se encontrarían entonces funciones administrativas propias del Estado sin ningún control de sus entidades, en flagrante violación de los artículos 117, 118 y 119 de la Constitución Política, y a su vez, se perderían también competencias fiscales y la posibilidad de investigar la responsabilidad de los servidores públicos, puesto que los actos generados como función pública salen de la órbita del artículo 122 de la Constitución Política Colombiana.

Lo anterior es de gran importancia, pues es claro que con esta transferencia de competencias, el Estado pierde la posibilidad para utilizar la Propiedad Industrial como herramienta para el desarrollo económico.

2.2 La Función Legislativa del Poder Público.

En relación con la función legislativa, es necesario mencionar que de conformidad con el Protocolo, una enmienda o modificación es adoptada por la Asamblea, sujeta a quórum agravado (tres cuartos de los votos emitidos para los artículos 11, 12 y 13 y cuatro quintos para el artículo 10 y segundo párrafo del 13). Estos cambios entran en vigor un (1) mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de la aceptación de las tres cuartas (3/4) partes de los estados y organismos intergubernamentales, producido lo cual, obligará a todos los que aprobaron o no que una enmienda se convierta en vinculante para el estado miembro pese a no haberlo eventualmente aprobado, o incluso rechazado.

Lo anterior, resulta claramente incompatible con las atribuciones del poder ejecutivo y del congreso en cuanto a la firma y aprobación de los tratados. Tenemos aquí principios de derecho público que se verían infringidos si los poderes políticos renuncian al ejercicio de las atribuciones que la constitución les confiere. Adicionalmente, que un tratado pueda ser objeto de enmiendas sustraídas del control del Congreso, afecta la seguridad jurídica, pues implica la creación de normas por una vía no prevista en la Constitución Política de Colombia.

2.3 Control y Vigilancia de las Entidades Estatales.

Tal y como ya fue mencionado, como consecuencia del traslado de funciones a la OMPI, el Estado pierde cualquier posibilidad de control y vigilancia a través de sus entidades. Este control encuentra sustento y regulación desde la misma Constitución Política, lo cual genera una violación de sus artículos 117, 118 y 119, en razón de la pérdida de control que hoy ejercen el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación. Estos entes representan para los nacionales colombianos, una garantía de trasparencia y justicia, de control del poder político, que en el caso del Protocolo, sale de su competencia.

2.4 Derechos Fundamentales.

2.4.1 El Derecho de Propiedad.

Los registros sobre una marca conceden derechos de propiedad, la cual se protege en Colombia principalmente a través del artículo 58 de la Constitución Política. Al pasar a ser regidos los derechos derivados del régimen marcario, exclusivamente por normas Internacionales en forma paralela al orden jurídico interno, se genera una violación directa de las normas que regulan dicha propiedad. El orden paralelo que pretende el Protocolo, deja al titular del registro internacional sujeto a las determinaciones unilaterales de dicha organización sin posibilidad de su intervención directa posterior, como si la tiene hoy en día.

Regular la propiedad es uno de los pilares de la autonomía de los Estados y no debe ser un elemento aislado a la jurisdicción nacional. Los Estados deben tener la facultad de ejercer pleno control sobre la misma, puesto que los derechos de propiedad suponen efectos económicos en el territorio que no pueden estar fuera de su inspección.

2.4.2 Debido Proceso

El respeto del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, puede verse afectado particularmente en relación con el sistema de publicación de las solicitudes de registro de marca por fuera del territorio de los Estados. Ello, pues los efectos de la publicación internacional empiezan a correr antes que se ponga en conocimiento de dicho hecho a los nacionales, toda vez que el Protocolo no contempla una publicación simultánea realizada por la Oficina de Registro local. La falta de claridad en la forma como dicha publicación se llevará a cabo internamente, ciertamente preocupa que se pueda dar cabal cumplimiento al ejercicio de este derecho.

2.4.3 Derecho de Defensa

Así mismo, se presentan dudas sobre el respeto al derecho de defensa contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, en tanto que de conformidad con el Protocolo, ante el silencio por parte de la Oficinas de Marcas Nacionales, se crean derechos para el solicitante de la marca internacional, concediendo la OMPI automáticamente su registro. Aún cuando el titular de la marca nacional pretenda hacer ejercicio del derecho de defensa, si la Oficina de Marcas Nacional no se pronuncia al respecto en la debida oportunidad, el titular del derecho de la marca local perderá toda opción para hacerse oír y defenderse.

2.4.4 Derecho de Petición

Del mismo modo, en Colombia se vería afectado el derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política como herramienta de participación de los nacionales y del control público, el cual faculta a toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades. Ello en virtud de que bajo el Protocolo la marca adquiere carácter de registro Internacional, y la OMPI no estaría en la obligación de acatar éste derecho ni los términos que en relación con el mismo se encuentran en las regulaciones internas de los países miembros. El Protocolo no les provee ningún mecanismo a los titulares de las marcas para obtener información o respuestas por parte de dicha entidad en términos precisos, como si existe actualmente en las Oficinas de Marcas Nacionales.

En definitiva, es claro que hay suficientes razones de inconstitucionalidad que merecen un debate particular, y que estos motivos tendrán sus variaciones dependiendo de la Constituciones Políticas en cada uno de los Estados. En el caso Colombiano, próximamente enfrentaremos éstas causas cuando la Corte Constitucional le haga el control previo al Protocolo, o cuando decida cualesquiera demandas que eventualmente se presenten en su contra.


III. Sobre la Ilegalidad del Protocolo de Madrid y el Conflicto con la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Al tratar el tema de ilegalidad, ineludiblemente la primera situación que aparece, es la de si la adopción del Protocolo generará o no conflicto con la legislación actual vigente. Ello pues el Protocolo se constituiría como un marco legal paralelo al ya existente.

Como ya se dijo atrás, la Propiedad Industrial en Colombia, se encuentra regida por la Decisión 486, que si bien no es una norma perfecta, si es muy completa en materia de registro de marcas. Esta norma se encuentra vigente desde el año 2000, y ha sido una herramienta útil que ha buscado armonizar los conceptos y procedimientos de registro de marcas en los países miembros de la Comunidad con relativo éxito. La misma se adoptó con el fin de poner la legislación comunitaria a tono con el acuerdo TRIPS (“Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”) o ADPIC en su acepción en Español.

El Protocolo por su parte, se funda en una condición diferente, pues siendo de carácter internacional busca lograr cada día más adhesiones sin generar conflictos internos. Por ello, es mucho más escueto y menos preciso.

En el caso de Colombia, adoptar una legislación de éste tipo no solo pone en peligro las relaciones con los demás países miembros de la Comunidad Andina de Naciones quienes trabajan con conceptos consolidados y homogénea interpretación legal entre sus miembros, sino que adicionalmente genera consecuencias económicas aún no medidas para los titulares de registros de marcas.

Lo que sí es claro, es que la adopción del Protocolo por parte de Colombia, implicará necesariamente una modificación a la Decisión 486, que contemple un nuevo régimen común en materia de Propiedad Industrial para los países comunitarios.

Así, si Colombia no quiere truncar su desarrollo en este tema y desea continuar en la Comunidad Andina de Naciones, debe lograr esta modificación antes del año 2009, pues la actual Decisión 486 está en evidente conflicto con el Protocolo de Madrid en razón de las siguientes consideraciones:

3.1 De conformidad con los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, se permite hoy a terceras personas con legítimo interés, la facultad de oponerse al registro de una marca, es decir, la posibilidad de objetar una solicitud de registro con base en el registro previo de una marca o una solicitud de registro, un nombre comercial o enseña que resulte idéntica o similarmente confundible, así como por razones de descriptividad, genericidad, entre otras. Esta alternativa bajo el Protocolo aún no es clara. Se establece como normatividad de referencia para efecto del Protocolo, la aplicación del Convenio de París, que frente a la legislación actual en materia de oposiciones no representa un mecanismo de control suficiente.

3.2 En la actualidad, las solicitudes de registro de marca son publicadas en Colombia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio para efecto de cumplir con el requisito de publicidad de la solicitud y su consecuente oponibilidad por parte de terceros. En el caso del Protocolo, las solicitudes de registro de marca internacionales son publicadas en la sede de la OMPI situada en Ginebra, Suiza, razón por la cual los llamados “terceros con legítimo interés” no tendrían en principio la posibilidad de conocer sobre dichas solicitudes, salvo intervención adecuada y oportuna de la oficina de marcas local.

Por otra parte, surgen preguntas sobre la posibilidad de enmendar errores de los funcionarios locales que repercutan en la concesión de derechos por parte de la OMPI. Si bien podrían identificarse dichos errores, no es claro que exista ningún procedimiento que permita obtener la nulidad de los registros por este motivo.

3.3 De igual manera sucede con las figuras de cesión de derechos sobre el registro de una marca y las licencias de uso de las mismas, que de conformidad con los artículos 161 y 162 de la Decisión 486, deberán ser registradas ante la oficina nacional competente, mientras que en el Protocolo dicha inscripción es opcional. Este hecho trae como consecuencia, la incertidumbre sobre la titularidad de la marca o de los derechos concedidos a terceros sobre éstas. Aspectos que para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones hoy son claros, con la adopción del Protocolo traerían serias complicaciones, principalmente en aspectos de como se reputaría el uso de las marcas hecho a través de licenciatarios que no han registrado su calidad ante las Oficinas de Marcas locales, y si dicho uso se consideraría o no legítimo para efectos de defender el registro de una eventual cancelación por no uso.

3.4 Dentro del Protocolo no existe referencia a la irregistrabilidad de marcas que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican, ni respecto de aquellas que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, como si lo contempla la Decisión 486, literales d y h de su artículo 135.

3.5 La Decisión 486, provee la alternativa de cancelación del registro de una marca por el no uso de la misma, condicionado a que dicho uso no se haya efectuado en un periodo de tres (3) años contados hacia atrás a partir de la fecha en que se instauró la acción de cancelación. De tener éxito en esta acción, quien instauró la misma obtiene un derecho preferente para solicitar el registro de la marca que ha cancelado. El objeto de esta acción es el de permitir la explotación de un registro de marca por un tercero, ante la inactividad de la misma por su anterior titular, beneficiando con ello la apropiación injustificada de signos y beneficiando la libre competencia. Esta acción de cancelación por no uso, obliga a los titulares de registros de marcas obtenidos en el territorio de la comunidad andina a usarlos so pena de que sean cancelados y pierdan dicho signo distintivo a favor de quien logra la cancelación por no uso. Esta obligación de uso reemplazó la prueba de uso presente en regímenes andinos anteriores, como requisito para renovar las marcas en el territorio comunitario andino. Dentro del Protocolo, no existe referencia expresa a esta alternativa, lo que supone, sin que exista certeza, una aplicación subsidiaria de la Decisión 486 o de alguna norma interna, con el fin de regular si las marcas internacionales serán o no susceptibles de cancelación por no uso o si se requerirá volver al antiguo sistema de la prueba de uso en el territorio andino, con el fin de proteger a los titulares de las marcas nacionales de aquellos registros internacionales que posiblemente nunca sean realmente usados en el territorio.

3.6 Al igual que en el punto anterior, otro de los temas polémicos es la falta de claridad respecto a la nulidad de los registros de marca. La legislación actual en Colombia permite que una vez terminadas las actuaciones administrativas, quien tenga legítimo interés pueda solicitar la nulidad de un registro de marca bajo un procedimiento reglado, preestablecido y concreto. A la luz del Protocolo esta alternativa es inexistente, y en él sólo se hace referencia someramente a la invalidez del registro de una marca, sin que se establezca mayor detalle sobre las causales y el procedimiento para decretarla.

3.7 Respecto de la notoriedad de las marcas, a su vez hay discrepancia, pues mientras ahora se exige que la notoriedad se evidencie en alguno de los países de la Comunidad Andina de Naciones, el Protocolo abre el espectro a la notoriedad reconocida en cualquier país miembro, y se abre el interrogante de cómo se aplicaría dicho concepto en el futuro y la prueba que se requeriría para que el titular de la marca pueda acceder al privilegio de la notoriedad.

La experiencia ha evidenciado que frente a los vacíos legales que presentan los tratados multilaterales, se adoptan decisiones por analogía con base en la legislación interna; tal es el caso del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y la Comunidad Andina. En el caso particular del Protocolo, si bien éste se encuentra cimentado en el citado Convenio de Paris, presenta incompatibilidades frente a la Decisión 486, lo cual generará una disyuntiva de aplicación de la ley, en donde ante el vacío legal se presentarán múltiples decisiones, todas en diversos sentidos, provocando una evidente inseguridad jurídica.

Hasta ahora, lo que resulta evidente es la necesidad de mantener en la Comunidad Andina de Naciones un orden legal claro, buscando que sea cada vez más preciso y completo. El Protocolo se ha presentado como una nueva alternativa a los usuarios del sistema de registro de marcas, pero en realidad no puede ser considerado como tal, mientras presente conflictos con la legislación actual vigente. Su harmonización es absolutamente necesaria, y de ésta precisamente, dependerá el éxito y eficacia que se pretende adquirir.

IV. Sobre la Inconveniencia del Protocolo de Madrid.

Las razones de inconveniencia usualmente son de tipo político y económico. Para Colombia, en los términos de la negociación del TLC, claramente se manifestaron las dos (2).

Sea lo primero exponer que existe una radical diferencia en los sistemas de registro de marcas en los Estados Unidos y en la Comunidad Andina de Naciones. En el primero, el derecho a la propiedad sobre una marca nace con su primer uso, mientras que en la Comunidad Andina de Naciones se requiere de registro. Ello constituye una desventaja para las empresas comunitarias andinas quienes solo podrán acceder al derecho, previo registro de la marca mientras que sus competidores en los Estados Unidos lo obtendrán tan pronto como usen el signo, ganando así la batalla en el tiempo.

Del mismo modo, una de las preocupaciones latentes para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, es la ventaja que representa para los Estados Unidos, el permitir el registro de marca multi-clase, puesto que deja en desventaja a los usuarios del sistema comunitario, cuyo registro es mono-clase y por ende, la protección de sus marcas se vuelve más costosa.

En razón de lo anterior, para Colombia será absolutamente necesario suscribir el Tratado sobre el Derecho de Marcas, (en adelante TLT) en cuanto a lo que hace a la adopción de la marca multi-clase, que entrará en vigencia a partir del año 2008. Si bien las disposiciones de éste tratado, se encuentra en claro conflicto con la Decisión 486, hoy representan la única herramienta para tratar de llevar la balanza a un punto medio.

Adicional a las dos (2) preocupaciones principales mencionadas, se encuentra el argumento inicial de reducción de costos que involucra la solicitud del registro internacional, toda vez que si bien a primera mano suena muy benéfico, deja de lado costos reales como los de las búsquedas de antecedentes que permiten establecer la viabilidad del registro. En países como Estados Unidos, estas búsquedas son costosas y complejas, en tanto que cada Estado a su vez tiene su propia legislación, razón por la cual, para los nacionales colombianos, independientemente del ahorro que represente el registro internacional, el proceso de registro de una marca en el exterior seguirá siendo costoso.

Ciertamente, uno de los temas polémicos en relación con la adopción del Protocolo por parte de Colombia es la inversión estatal. No resulta aún clara la manera en la que se ejecutarán en Colombia las obligaciones derivadas del Protocolo. Sin entrar en los por menores de las mismas, existe una gran preocupación por los siguientes puntos, los cuales podrían eventualmente poner en peligro la estabilidad administrativa y económica de la Oficina de Marcas Nacional:

Como primera medida, la recaudación de las tasas que actualmente reciben dichas oficinas por concepto de las afectaciones de los registros de marca se perderían, pues ingresarían de forma directa a la OMPI ente encargado de la administración del Protocolo. Aún si hubiere algún reconocimiento posterior a la Oficina Nacional por parte de la OMPI, este rubro se ve seriamente disminuido y afectaría su presupuesto de operación.

En lo que respecta a las solicitudes de registro de marca y sus renovaciones, el Protocolo menciona la posibilidad para la oficina local de requerir a su voluntad al solicitante, el pago de una tasa adicional. Por obvias razones, esta tasa tendría que ser muy inferior a la actual, pues si el solicitante ya ha pagado una cifra para el registro de la marca internacional a la OMPI, y si se supone que este Protocolo le debe dar un beneficio económico, la tasa a pagar a la Oficina Nacional no puede ser superior a lo que regularmente pagaría el solicitante si efectuara el trámite de forma directa. Siendo así, si las Oficinas de Marcas locales en su política pretenden seguir siendo atractivas en términos de costos, sólo lo podrán lograr disminuyendo sus tasas para ceder a la OMPI, la diferencia entre ésta y el costo total del trámite.

Lo anterior, involucraría además el aumento de trabajo para las Oficinas de Marcas que ya hoy presentan atrasos administrativos considerables, generando una sobrecarga en las búsquedas de antecedentes y solicitudes de registro de marcas, con costos adicionales sobre los que hasta el momento no se ha establecido cómo ni quienes los van a soportar. Se aumentarán también los costos de funcionamiento de las Oficinas Nacionales, derivados de la necesidad de contratación de personal capacitado para dar trámite a las solicitudes de registro internacionales, personal que deberá tener como mínimo un buen manejo de los idiomas, Inglés, Francés y Español, establecidos como idiomas oficiales del Protocolo según el artículo 16 del mismo.

Adicionalmente, actos como la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de las solicitudes de registro de marca internacionales, si se quiere cumplir con el requisito de publicidad local, tendrán que correr por cuenta de las Oficinas de Marcas y no por parte del solicitante como sucede en la actualidad. Hoy veintitrés (23) países miembros del Protocolo republican para su mercado local la Gaceta conteniendo las solicitudes de las marcas internacionales, sin que nos quede claro quien soporta dicho gasto.

Existe también un alto riesgo de concesión de registros de marca internacionales con efectos en nuestros países por fuera del control de las Oficinas de Marcas debido a las exigencias y requerimientos exigidos en el Protocolo. El artículo 5, 5) de dicho instrumento, expone como mecanismo de agilización de los trámites, la aplicación de una figura según la cual, si la respectiva oficina nacional de marcas no se pronuncia respecto de la solicitud internacional en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la notificación de la solicitud (o da aviso justificado sobre la eventual demora en el pronunciamiento dentro de dicho término), la misma quedará impedida para oponerse al registro de la marca. Teniendo en cuenta los altos costos de operación mencionados, y la sobrecarga de trabajo que recibirían las Oficinas de Marcas de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, es posible que este plazo de dieciocho (18) meses concluya antes que se pronuncie sobre la registrabilidad de algunas marcas y lo que resulta peor, con el objeto de no dejar vencer dicho término, lo más probable es que se le de prioridad a las solicitudes de registro de marcas internacionales, perjudicando aún más a los solicitantes de marcas nacionales.

En definitiva, para lograr la adopción del Protocolo con relativa armonía dentro de la Comunidad Andina, la labor de las Oficinas de Marcas debe ser ardua y dispendiosa, por lo que es importante mencionar que como están las cosas, la ejecución de tales labores dependerá exclusivamente de la voluntad de la persona quien ocupe el cargo de Dirección en estas oficinas, lo cual no permite establecer ninguna garantía de continuidad.


V. El Tratado de Cooperación de Patentes como punto de referencia.

En la actualidad, la OMPI administra entre otros dos (2) tratados de suprema importancia jurídica y económica. El primero es el tratado de Cooperación de Patentes (en adelante PCT), que consiste en un registro internacional de la solicitud de una patente ante la OMPI, quien delega en sus oficinas receptoras y a petición del solicitante, la facultad de efectuar una búsqueda internacional de antecedentes y un examen preliminar de fondo sobre la patente. Una vez cumplido el trámite ante la oficina receptora, corresponde a las oficinas de patentes nacionales dar el último veredicto sobre el registro de la solicitud de la patente.

El segundo es el Protocolo, que a su vez consiste en un registro internacional de marcas ante la OMPI, quien luego de solicitar concepto a las oficinas de marcas nacionales, decide sobre la registrabilidad de la marca de conformidad con las normas del tratado y bajo el criterio del Convenio de París para la Propiedad Industrial.

De los dos (2), el más relevante en la actualidad es el PCT, que bajo el registro internacional recibe directamente tasas que representan el 78% del ingreso anual de la OMPI . Ahora, el Protocolo de Madrid con sus nuevas adhesiones, podría equiparar o superar éste porcentaje. Es claro que hay un gran beneficio para el administrador, y aunque el Protocolo dice también preocuparse por el bienestar de las empresas, y por la reducción de costos para las mismas en los trámites de registro de marca, es importante ver por ejemplo cuales son las empresas que más se han beneficiado del PCT, entre ellas: Henkel de Alemania, Hofer de Austria, Richter Godeon de Austria, Janssen Pharmaceutical de Bélgica, Beirersdorf Ag de Alemania, Siemens de Alemania, Novartis de Suiza, Philips Electronics de Holanda, Aldi de Alemania, Lidl Stifnung & Co. de Alemania, Deutche Postbank AG de Alemania, L‘Oreal de Francia, Altana Pharma AG de Alemania, Nestlé de Suiza, Unilever de Holanda, Volkswagen Ag de Alemania, Mip Metro Group Intellectual Property GMBH & Co. de Alemania, Akzo Nobel Coatings Internacional BV de Holanda, Merck de Francia y Biofarma de Francia.

Es claro que las pequeñas y medianas industrias que constituyen el motor de empleo y desarrollo en los países con economías emergentes, no se verían beneficiadas por la adopción de dicho tratado, y por el contrario, serían víctimas del ataque de las compañías multinacionales con los registros internacionales de marcas. Bajo las reglas del Protocolo, quien tiene una solicitud de registro internacional goza de una prioridad muy amplia para solicitarla nacionalmente. Este hecho para las empresas multinacionales representa un beneficio enorme, pues su capacidad económica les permite solicitar el registro de muchas marcas de manera simultánea, privando a los empresarios de los países en vía de desarrollo de usarlas, aún sin que la multinacional haga real y efectivo uso de ellas, en los mercados locales.

Si realmente se quiere ver la utilidad del Protocolo en los países en vía de desarrollo, solo basta hacer una pregunta: ¿Cuántas pequeñas y medianas industrias estarían dispuestas a registrar su marca en más de 3 o 4 países? Es claro que no muchas, y que siendo tan pocos los países de interés comercial de estas industrias, es más benéfico hacer registros directos que uno solo internacional, pues esto las haría más vulnerables frente a la figura del “central attack” en donde al perder la solicitud original, se pierden las demás. Aunque frente a este hecho existe la posibilidad de convertir dichos registros dependientes, en registros locales independientes, con seguridad resultará más seguro y a la larga más benéfico para el solicitante local incurrir en los mismos costos eventuales desde un principio y registrar su marca de forma independiente en cada país.

Así mismo, los costos para las pequeñas y medianas empresas se incrementarán proporcionalmente en razón del aumento de solicitudes extranjeras, dado que cada vez tendrán que invertir más recursos en proteger su portafolio de marcas. Las compañías con alta capacidad económica no requerirán mayor esfuerzo para registrar sus marcas, e inclusive podrán hacerlo sin reales intenciones de uso, mientras que las pequeñas y medianas industrias nacionales si tendrán que desgastarse para evitar el registro de marcas que resulten ser idénticas o similares a la suya.

VI. Consideraciones finales

Debemos reiterar, que en el caso de Colombia hasta ahora empezaremos a enfrentar el tema del Protocolo y seremos pioneros en hacerlo en Suramérica, dado que otros países tal como Chile y Perú no han ido más lejos que incluir una cláusula de “mejor esfuerzo” o “mejor esfuerzo razonable” para adoptarlo en el futuro.

La Propiedad Industrial es actualmente una de las herramientas más grandes para el control económico y político de las empresas y gobiernos, y en efecto hay una gran preocupación en los países latinoamericanos, frente a permitir que dicho control salga de su orbita jurisdiccional, dejando el futuro del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en las manos de un registro internacional liderado por empresas multinacionales, que así como pueden representar una interesante inversión extranjera, también son una clara amenaza en contra del desarrollo económico de las empresas nacionales.

Colombia se comprometió a adoptar el Protocolo bajo el engranaje diplomático y político del TLC, pero aún falta recorrer una parte del proceso para su real adopción, puesto que la aprobación de dicho tratado esta sujeta aún a las determinaciones de los Congresos de los Estados Unidos de América y de Colombia. Así mismo, su control de legalidad deberá ser hecho ante las Cortes.

En esos planos, se espera dar el debate acerca de las inconveniencias y eventuales ilegalidades e inconstitucionalidades de un instrumento como el Protocolo para Colombia, debate que fue perdido en primera instancia ante el poder ejecutivo colombiano, pero que seguramente será recurrido haciendo uso de los instrumentos que prevé el estado democrático para ejercer control entre las ramas del poder público.

En definitiva, existen aspectos polémicos frente a la adopción del Protocolo, y hasta tanto no exista una armonización entre dicho Protocolo y el régimen legal de la Comunidad Andina de Naciones, no podrá Colombia ejecutar debidamente las obligaciones derivadas del mismo, independientemente de la conveniencia o no del mismo para la región Andina.