| 8/17/2017 12:00:00 AM

Así son las peleas por marcas registradas en Colombia

¿Qué sería de las empresas sin sus marcas? A instancias legales llegan los casos en los que las marcas son víctimas de competencia desleal.

Uno de los principales activos de las compañías son sus marcas. Inclusive pueden llegar a ser más valiosas que los activos tangibles. Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Colombia tiene en total 317.231 registros vigentes a la fecha en marcas y lemas.

Mientras hace una década se solicitaban alrededor de 24.000 marcas al año, en 2016 fueron cerca de 42.000 registros. Esto muestra que los empresarios entienden y consideran importante registrar sus marcas”, manifiesta Gerardo Flórez, asociado principal del área de propiedad intelectual de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

Si una empresa no registra su marca, se expone a que la copien y a que los consumidores se confundan y no la identifiquen a la hora de comprar.

Según Tatiana Carrillo, socia de Lloreda Camacho y directora del departamento de marcas y social media, Colombia se destaca por sus altos niveles de respuesta a la hora de registrar marcas. “En la actualidad, el registro toma en promedio de 6 a 9 meses, muy por encima del latinoamericano, que puede tomar de 1 a 2 años”, afirma.

La visión de Danilo Romero Raad, socio del área de propiedad intelectual de Holland & Knight Colombia, es que, si bien el país cuenta con un marco regulatorio robusto en materia de protección de marcas, y hay avances en cuanto a tiempos y cantidad de registros, hay un aspecto por mejorar y es dar mayor viabilidad a los acuerdos de coexistencia.

Foto: Danilo Romero, socio del área de propiedad intelectual de Holland & Knight

Cada vez es más difícil registrar una marca, en la medida en que esta necesita diferenciarse de otras ya registradas o solicitadas con anterioridad. La figura de los acuerdos de coexistencia –cuando dos competidores dueños de propiedad industrial pactan que sus marcas pueden mantenerse juntas en el mercado–, es una herramienta útil, pero muchas veces la legislación la hace inviable. Hay que reformar el sistema marcario para que vigile y pueda hacer seguimiento a esas garantías y sean viables los acuerdos de coexistencia”, explica.

Blindadas

Amparados en la legislación, los empresarios acuden a las autoridades para denunciar violaciones a las marcas. Según cifras de la SIC, en 2016 se reportaron en el país 18 casos de competencia desleal relacionados con marcas.

Luz Helena Adarve, socia de Dentons Cardenas & Cardenas, asegura que 100% de los casos que han manejado por temas de marcas se han resuelto en audiencias de conciliación. “Sugerimos a los clientes iniciar con acercamientos directos a través de cartas y, si no hay una respuesta positiva, el siguiente paso es llamar a una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá. Si ya el tema no se resuelve ahí, entonces sí iniciamos acciones legales”, manifiesta Adarve.

Otro camino es pedir medidas cautelares ante la SIC o en los Juzgados Civiles, las cuales están funcionando efectivamente, según cuenta Juan Pablo Cadena, socio de Brigard & Castro.

En el término de 24 horas, dos o tres días, ya se ha tomado una decisión. Antes se demoraban un mes, tiempo suficiente para hacer un daño enorme a una marca en el mercado. Por eso, en casos de competencia desleal tiene que haber una medida inmediata que le prohíba a un tercero utilizar indebidamente una marca”, explica Cadena.

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Postobón vs. Coca-Cola

La Superintendencia de Industria y Comercio concedió a Postobón el registro de la marca al color rosado para identificar gaseosas con sabor a manzana. Este es un caso que ha sido considerado muy novedoso, porque se trata de marcas no tradicionales (sonidos, olores, colores). Sin embargo, los demás competidores del mercado se opusieron a este registro. En el caso de Coca-Cola, la compañía presentó una acción de nulidad al registro del color rosado, argumentando que ese tipo de color no es apropiable, en la medida en que hay otros competidores usando el mismo color desde hace mucho tiempo, y que ya no pueden impedir el uso porque hay una coexistencia pacífica de las marcas. La acción de nulidad está todavía en curso en el Consejo de Estado .

Danone vs. Alpina

En sentencia judicial, la SIC declaró que entre los años 2004 y 2007 Alpina obstaculizó el ingreso de Danone al mercado colombiano al “desarrollar una estrategia comercial consistente en imitar sistemáticamente las iniciativas que Danone utilizaba en otros países del mundo”. Este es el primer caso judicial en la historia de Colombia en el que se declara la comisión del acto desleal de imitación sistemática. La parte demandante solicitó $2.000 millones por concepto de perjuicios económicos, pero fueron rechazados en la sentencia al no ser acreditados. La SIC condenó a Alpina a pagar $200 millones por concepto de gastos judiciales.

Jean Book (Carvajal) vs. Papeles Primavera

Papeles Primavera estaba usando en la carátula de sus cuadernos la imitación de un jean, razón por la cual Carvajal interpuso una demanda alegando que solo ellos lo podían hacer, pues tienen el registro de marca Jean Book. La SIC decretó medidas cautelares, mientras se define el caso. Para el abogado Juan Pablo Cadena, socio de Brigard & Castro, firma encargada de defender a Jean Book, este es un caso interesante desde el punto de vista marcario, ya que se trata de una marca mixta: la palabra junto con el diseño mismo. .

Monsieur Periné vs. Monsieur Perruné

La agrupación colombiana se opuso al registro de la marca de Monsieur Perruné. Aunque no tenían registrada su marca, lograron demostrar que en el mercado existía un reconocimiento de esta y así lo declaró la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Una regla general en protección de marcas es que aquellas notoriamente conocidas son protegidas, así no estén registradas formalmente. En este proceso, la banda de música fue asesorada por la firma de abogados Márquez Barrera.

Foto: Pablo Márquez, Socio de Márquez Barrera Castañeda Ramírez.

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Casa Pestagua Cartagena vs. Casa del Conde Pestagua

Este es un caso en el que se declaró “aprovechamiento de la reputación ajena” por el uso del nombre. Casa Pestagua Cartagena, un hotel boutique spa, ubicado en el Centro Histórico, demandó a Casa del Conde Pestagua, también en la ciudad amurallada, y pidió que dejara de usar ese nombre. Así lo ordenó en primera instancia la SIC y la decisión la confirmó, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá. La parte demandante no pidió indemnización y actualmente se encuentra en proceso el cambio del nombre de la demandada.

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