| 9/21/2006 12:00:00 AM

"Se aproxima una avalancha de marcas"

El abogado experto en el tema, Fernando Triana-Soto, explica que ni el Estado ni las pymes están listos para lo que se viene con la adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid.

Fernado Triana-Soto, socio de la firma de abogados Triana, Uribe & Michelsen, participó en la redacción del documento que, sobre el Protocolo de Madrid, presentó ASIPI al Gobierno durante la negociación del TLC con Estados Unidos. El resultado final no le gustó. Colombia terminó incluyendo al Protocolo como parte de dicho acuerdo bilateral, a pesar de las recomendaciones en contra de varias entidades expertas en el tema. Países como Perú y Chile no incluyeron el Protocolo de Madrid dentro de sus respectivos tratados de libre comercio con Estados Unidos.

¿Por qué no está de acuerdo con la inclusión del Protocolo de Madrid en el TLC con Estados Unidos?
Porque el Estado colombiano comprometió a los empresarios de todos los sectores y se comprometió a sí mismo con una serie de normas que no tuvieron el debate que merecía un cambio tan radical, más aún cuando la adopción de este tipo de tratados debería haber tenido un tratamiento independiente, pues encuentro objetable que un acuerdo bilateral de libre comercio como es el TLC con Estados Unidos obligue a Colombia a suscribir tratados de carácter multilateral como es el Protocolo de Madrid. Esta situación pudo haber obedecido al afán político del gobierno colombiano para cerrar el Tratado antes de las elecciones presidenciales de mayo; sin embargo, la adopción del Protocolo es ya una realidad y por eso me parece necesario hacer un análisis pragmático de las consecuencias que tendrá para Colombia.

¿La inclusión del Protocolo de Madrid lo tomó por sorpresa?
Sí, porque fue una decisión más política que técnica. Me sorprendió que los negociadores no tuvieran en cuenta las recomendaciones dadas por la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) ni por el Subcomité Colombiano en Materias de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional sobre la inconveniencia de adoptar un tratado de ese estilo, en una economía como la colombiana. Me parece que el Gobierno utilizó la propiedad industrial como moneda de cambio para obtener beneficios en otros campos, pero como el tema de marcas no tiene dolientes en el país, no se escucharon voces de protesta como sí sucedió con las quejas por la importación de los cuartos traseros del pollo o de carne de res vieja. Sin embargo, presumo que el Gobierno Nacional actuó de forma responsable y por lo tanto tuvo conciencia de las posibles inconstitucionalidades, ilegalidades e inconveniencias que podría representar para Colombia la adopción de este instrumento de registro internacional de marcas.

¿Cuáles son las posibles inconstitucionalidades, ilegalidades e inconveniencias a las que usted se refiere?
Prefiero no hablar de inconstitucionalidad, porque eso le corresponde a la Corte Constitucional, entidad que tiene la obligación de estudiar y analizar el Protocolo antes de que entre en rigor en tres años. Tampoco voy a hablar de las eventuales ilegalidades cuando se compara con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), porque supongo que el Estado tendrá que reformar el régimen común para que no riña con varias de sus normas, como también tendrá que revisar el régimen legal interno para evitar que el Protocolo choque con varias de las normas consagradas en nuestros códigos sobre propiedad industrial.

¿Y sobre las ventajas o desventajas que implica para el país ser miembro de este Protocolo?
Ventajas no veo muchas. La forma como le venden este instrumento a los Estados es que, como a través de él se adopta la denominada marca internacional, en teoría se disminuyen los costos en los registros de marcas y las alteraciones de las mismas como las cesiones o traspasos. Es posible que para ciertos trámites y ciertas industrias suceda así, pero lo cierto es que nosotros como abogados no podemos recomendarle a nuestros clientes que soliciten el registro de sus marcas a través del Protocolo de Madrid. Uno de los principales inconvenientes se derivan del Central Attack, pues es un mecanismo que hace parte del Protocolo y que produce incertidumbre en cuanto al derecho marcario: si a usted le atacan la marca principal dentro del sistema de Madrid, se caen como un castillo de naipes todas las demás marcas que usted haya registrado en todos los países que hacen parte de ese Protocolo. Para un cliente que dependa mucho de su marca en un mercado determinado, es preferible recomendarle que se vaya por el registro de marca nacional y no por el internacional, pues sólo de esa forma tendrá más certidumbre en su derecho y en la forma de cómo protegerlo en el mercado que le interesa.

Según la OMPI, el registro internacional es más sencillo y menos oneroso. ¿Por qué usted no está de acuerdo con su adopción?
A mi juicio, el Protocolo puede resultar más costoso para los empresarios colombianos que el registro nacional. Si bien es cierto que los costos son menores en la fase inicial de solicitud de registro, también es cierto que los costos pueden incrementarse en las fases posteriores a niveles alarmantes. Por ejemplo, si su objetivo es registrar una marca en 10 países, es posible que ahorre costos si realiza el trámite en Ginebra, pero después, cuando se inicien las fases nacionales en cada uno de los países integrantes del Protocolo, es posible que titulares de marcas de uno o varios de esos países en los cuales usted quiere registrar su marca se opongan, y por lo tanto, en situaciones como esas los costos se incrementarían sustancialmente.

¿Obliga el TLC a los colombianos a registrar sus marcas exclusivamente en Ginebra?
No. Los colombianos tendrán la opción de registrar sus marcas en el país o través del Protocolo, pero a lo que sí se está obligando el Gobierno colombiano, y que a mi juicio, no está preparado, es a tramitar un mayor número de solicitudes de registro, porque el protocolo traerá una avalancha de las mismas y el país no cuenta, ni con la infraestructura, ni con los funcionarios para suplir ese aumento. Los funcionarios deben por ejemplo, deben ser por lo menos bilingües, ya que los idiomas oficiales del Protocolo son Francés, Inglés y Español y las solicitudes pueden llegar en cualquiera de esos idiomas. En la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio recibe mensualmente la solicitud de registro de 1.500 marcas aproximadamente. Según las proyecciones, es posible que con el Protocolo las solicitudes se dupliquen y lleguen hasta 3.000 Hoy día la Superintendencia tiene represadas 3.500 oposiciones sin resolver y un sin número de cancelaciones por no uso que no ha podido despachar. ¿Cómo será la situación cuando se dupliquen las solicitudes?

¿Qué tiene que hacer entonces el Gobierno para hacerle frente a la avalancha de marcas que se avecina?
Debe dotar a la Superintendencia de mayores recursos, que a mi juicio, el Gobierno no dispone de ellos. Aunque las tasas que deben pagar los titulares de las marcas para registrarlas son bastante altas, estos dineros se van a la Tesorería General de la Nación y no al presupuesto de la Superintendencia. De ahí que exista un documento CONPES que está propugnando por la creación de un Instituto Colombiano de la Propiedad Industrial con presupuesto autónomo, que le quite esta función a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero como están las cosas hoy día, lo cierto es que para poder cumplir con la avalancha de solicitudes, el Gobierno tendrá que duplicar la planta física y la nómina de la Superintendencia, si no quiere que se presenten toda serie de traumatismos en el proceso de registro marcario.

¿Por qué es perjudicial este instrumento internacional para los titulares de marcas nacionales?
Es perjudicial porque la economía colombiana está conformada en un 70% por pequeñas y medianas empresas (pymes). Con el Protocolo y la avalancha de solicitudes que llegarán cuando entre en vigencia, pymes con un promedio de 10 ó 20 marcas en su portafolio, tendrán que apropiar recursos anuales del orden de 20 millones, para proteger sus marcas de los ataques de intereses internacionales que se duplicarán, como indican las estadísticas sobre estos temas. Actualmente las pymes enfrentan máximo 10 oposiciones al año con las 1500 solicitudes que se presentan en el registro nacional anualmente. Si se dobla esa cifra, tendrán que gastar el doble, para protegerse de marcas internacionales hechas a través de ese protocolo de titulares de marcas extranjeras que tal vez no las usen nunca en Colombia, pero no pueden correr el riesgo de que se usen o no en el país marcas similares o que puedan confundirse con las propias.

¿Por qué el aumento del número de oposiciones perjudicará al Consejo de Estado?
Porque normalmente los titulares de los derechos marcarios que no fueron debidamente protegidos por la Superintendencia se dirigen al Consejo de Estado para dirimir los conflictos por la vía judicial en esta entidad. El proceso de oposición marcaria es meramente administrativo vía gubernativa y se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero como esa institución no cuenta con el personal ni la logística suficiente para practicar pruebas distintas a las documentales en un proceso de esta naturaleza, en muchas ocasiones los titulares de las marcas no encuentran una adecuada justicia en esa primera instancia. Por esta razón muchos de ellos prefieren llevar esas contiendas ante el Consejo de Estado. En esa entidad se inicia nuevamente un trámite de nulidad de esos registros de marca practicando pruebas de otra índole como peritajes, cartas rogatorias, exhortos a las oficinas del exterior, que actualmente la Superintendencia no practica. El Consejo de Estado tiene 560 procesos sin resolver lo cual conlleva en la actualidad, que se tardan tres años aproximadamente por las instancias y la cantidad de trabajo que tiene represado.  Si las oposiciones se duplican y más casos llegan al Consejo de Estado, los procesos no sólo serían más costosos, sino que también tardarían más tiempo en resolverse.

¿Cómo puede el Gobierno evitar estos traumatismos?
Desde ya el Estado debe reformar la ley para que ese trámite de oposición no se practique por vía gubernativa, sino que sea judicial desde el principio, o de lo contrario, otorgarle a la Superintendencia la facultad para que tramite las oposiciones vía judicial y así descongestionar no solamente a la Superintendencia de las oposiciones represadas sino también al Consejo de Estado de las acciones de nulidad que tiene pendientes por resolver.

¿Cuál es la posición de Latinoamérica frente a este Protocolo?
En marzo de este año se realizó en Sao Paulo el II Seminario Interamericano ASIPI sobre Registro Internacional de Marcas en donde se escucharon las críticas de varios ponentes latinoamericanos. Lo que sorprende realmente es que Colombia, conociendo todos esos argumentos en contra, haya aceptado la inclusión del Protocolo en el TLC. Pero el TLC entre Chile y Estados Unidos y el CAFTA entre éste último y Centroamérica lo dejaron por fuera. Perú tampoco lo incluyó. Colombia ha podido hacer lo mismo pero, como dije con anterioridad, ésta fue más una decisión política que técnica.

Para los defensores del Protocolo la molestia de los abogados se debe al hecho que tendrán menos trabajo. ¿Qué opinión le merece este punto de vista?
No estoy de acuerdo, porque considero que el Protocolo perjudicará a las pymes y no a sus abogados. De hecho, los abogados litigantes tendrán más trabajo teniendo en cuenta que se duplicarán las solicitudes de registro y por ende, el número de oposiciones. Creo que el gobierno debe ser más claro con los empresarios y explicarles con total honestidad a qué se enfrentarán una vez entre en vigencia el Protocolo de Madrid. Personalmente no me opongo al concepto de ‘marca mundial’, es más, soy partidario de la homologación de las normas en el campo internacional, pero creo que este Protocolo es obsoleto, del siglo pasado y no le permite a los titulares de marca defender en forma adecuada sus derechos, especialmente en economías pequeñas como la colombiana.



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