Inquietudes sobre el uso de marcas en Colombia

¿El uso de una marca en Colombia es necesario o es suficiente para adquirir derechos sobre la marca?
No. El uso no es indispensable para generar derechos marcarios ni se exige como requisito para renovar el registro. Tampoco es suficiente para proteger la marca. El derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere solo por el registro.

Sin embargo, usar adecuadamente la marca y hacerlo tal y como fue registrada, es un presupuesto fundamental para mantener su vigencia

¿Cuál es el riesgo de no usar una marca registrada?
Es conveniente que la marca registrada se use y si dicho uso se descontinúa por mas de tres años consecutivos puede dar lugar a la cancelación del registro previa solicitud de un tercero interesado.

¿Cómo opera la acción de cancelación por falta de uso?
Un registro de marca puede ser cancelado por la oficina nacional competente, es decir la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando así se lo requiera un solicitante con interés en la marca.

La cancelación opera cuando, sin motivo justificado, el titular no logra demostrar el uso de la marca en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), esto es, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

¿Es necesario que el uso provenga del titular de la marca registrada objeto de cancelación?
En principio el deber de usar la marca es del titular del registro. Sin embargo, es posible que este uso se haya autorizado expresamente a un tercero o que se haya otorgado una licencia de uso de la marca. En este ultimo caso la licencia debe ser inscrita ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿El titular del registro de marca debe demostrar que ha usado la marca para todos los productos o servicios amparados por el registro?
La cancelación del registro de una marca puede ser parcial. Es decir, que solo se cancela el registro de aquellos productos o servicios sobre los cuales el titular no pudo demostrar el uso, y permanece vigente respecto de aquellos cuyo uso logra demostrarse y sobre aquellos similares a los usados. Es decir, que si se trata de un registro que ampara “Carnes, frutas, grasas y aceites comestibles ” y se demuestra el uso solo de “aceites comestibles”, el registro se cancelaría para carnes y frutas, pero se mantendría para aceites comestibles ya que se probó su uso, y se mantendría también para las “grasas” porque estas son productos similares a los aceites comestibles.

¿Existe alguna justificación para no usar la marca que sirva para defender el registro y evitar la cancelación por falta de uso?
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

¿Cómo debe ser el uso de una marca para evitar que se convierta en el nombre usual del producto, como le ocurrió a NYLON, BETAMAX, LYCRA, KARDEX, ETC. ?
El titular de una marca tiene el deber de evitar que esta pierda su fuerza distintiva y se convierta en la forma usual de llamar al producto. Tendrá que realizar una constante gestión de vigilancia y se recomienda, al menos, indicar el nombre del producto en la etiqueta de manera que este se diferencie de la marca. También se aconseja resaltar el nombre de la marca dentro del texto y evitar llamar a la marca en plural. Por lo tanto, si es necesario referirse a un numero plural este debe aplicarse a los productos y la marca mantenerla en singular, como por ejemplo no decir “Los MARLBOROS, sino Los MARLBORO” . Y preferiblemente “los cigarrillos, MARLBORO”.

¿Qué información básica debe tener una compañía con respecto a sus marcas?
El titular de una marca, sea persona natural o jurídica, debe llevar un archivo histórico de la marca que contenga de manera cronológica y con información y documentos fechados, al menos y en lo que sea compatible, los antecedentes en la creación de la marca, tales como el contrato de diseño de marcas si este fue encargado a un tercero, el documento de cesión de derechos del autor de tal diseño. Los reportes de búsqueda de antecedentes marcarios, las copias de las actas de Juntas Directivas o Asambleas en las cuales se toman decisiones sobre tales marcas. Las copias radicadas de la solicitud y demás memoriales que se presentan ante la Superintendencia de Industria para el registro de la marca y la resolución o resoluciones por medio de las cuales se concede el registro. Los documentos relativos a inversión en la publicidad y posicionamiento del producto o servicio de la marca de que se trata, listas de clientes, facturas de venta que incluyan el nombre de la marca y no la simple referencia, y todos los contratos y acuerdos en los cuales la marca sea objeto de cesión de derechos o cualquier otra forma de disposición, tales como franquicias, licencias de uso, autorizaciones y alianzas estratégicas. Finalmente se recomienda que toda marca tenga un manual de uso institucional y en el archivo debe dejarse constancia del mismo y de sus modificaciones.

*Directora Marcas / Head of Trademark Department
Clarke, Modet & Co Colombia