| 7/5/2007 12:00:00 AM

¿Cómo proteger una nueva creación?

Antes de proceder a la realización de la solicitud de patente es indispensable que se evalúe su conveniencia. Artículo especial de Clarke, Modet & Co., Colombia, para Dinero.com

Por lo general, cuando una persona jurídica o física quiere proteger un desarrollo su primer pensamiento es protegerlo vía patente. No obstante, la elección del medio de protección, la determinación del momento y los países en que se debe presentar la solicitud no debe realizarse de manera arbitraria. Esta decisión requiere de una estrategia de propiedad intelectual que debe ser congruente con la estrategia de la empresa.

En este sentido, antes de proceder a la realización de la solicitud de patente es indispensable que se evalúe su conveniencia, pues existen algunos productos o procedimientos que por sus características estarían mejor protegidos mediante un secreto empresarial. De acuerdo con lo establecido en el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, un secreto empresarial es cualquier información no divulgada que una persona posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. Para que la información se considere secreta deberá ser:

a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta, tales como establecer acuerdos específicos de confidencialidad con el personal que participe en el desarrollo o tenga acceso a él.

Para gozar de esta protección no se requiere un registro de la información confidencial y su duración se extiende mientras la información preserve tal carácter.

A titulo ilustrativo es necesario tener en cuenta que entre la información que usualmente una persona guarda como secreto empresarial se encuentra la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

En contraposición, existen productos, tales como un equipo o aparato, cuya comercialización da acceso al comprador a desarmarlo y aplicando ingeniería inversa reproducirlo. En este caso, por ejemplo, es más conveniente proteger el equipo mediante patentes pues no es posible conservar dicho producto como un secreto.

Adicional a las características propias del objeto a proteger, para tomar la decisión sobre el mecanismo de propiedad industrial que se utilizará es relevante tener en cuenta que el secreto empresarial protege a su poseedor contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio. Sin embargo, no otorga a su poseedor el derecho de evitar que terceros, que hayan obtenido de manera lícita el mismo desarrollado, puedan explotarlo. Es decir, mediante el secreto empresarial no se obtiene un derecho de exclusividad de comercialización del desarrollo en el mercado. En consecuencia, si se pretende impedir que otros puedan comercializar un nuevo producto o procedimiento, las patentes serán la opción adecuada.

Una vez establecido el mecanismo deseado, secreto o patentes, será necesario evaluar si el desarrollo es una invención o un modelo de utilidad y verificar que el objeto para el que se solicitará protección no se encuentra exceptuado de patente.

Continuando con la evaluación anterior y antes de iniciar la redacción de la solicitud es importante obtener un informe de búsqueda sobre los desarrollos existentes en el mundo y relacionados con el objeto que deseamos proteger. Esto con el fin de reducir el riesgo de presentar una solicitud para un objeto ya existente en el estado de la técnica, que al no cumplir con el requisito de novedad absoluta, no sea patentable. Otro punto a decidir por el solicitante son los países en que se presentará la solicitud y el Tratado que se utilizará para extenderla a dichos países.

Ahora bien, si como resultado del análisis anterior se decide optar por el patentamiento, la preparación de la documentación (reivindicaciones, memorias, dibujos, etc.) requiere cierta experiencia y conocimiento de las normas aplicables, las cuales aunque en su esencia son similares, difieren de un país a otro.

Adicional a las particularidades de cada país, para la redacción de las reivindicaciones es necesario ser extremadamente cuidadosos pues al definir el objeto debe buscarse que las reivindicaciones sean lo suficientemente amplias para cubrir el invento y sus posibles modificaciones, de modo que pequeños cambios realizados por terceros no dejen el producto por fuera del alcance de la patente; al tiempo que sean lo bastante limitadas para no cubrir materia reportada anteriormente, que al ser parte del estado de la técnica, afecte la patentabilidad de la invención y por ende, lleven a la negación de la solicitud.

Finalmente debemos hacer énfasis en que los secretos empresariales y las patentes pueden emplearse de forma independiente o simultánea como instrumento de protección de las nuevas creaciones. La estrategia de propiedad intelectual deberá establecer la combinación de instrumentos que utilizarán para lograr la mejor protección del desarrollo al tiempo que se asegura el mayor retorno de beneficios.

*Consultora en Patentes
CLARKE, MODET & Co., COLOMBIA
mramirez@clarkemodet.com.co
 
 
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